Domande frequenti sulla nuova legge cinese sui marchi

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Per migliorare l'efficienza delle richieste o delle contestazioni delle registrazioni dei marchi, per fornire una maggiore protezione ai proprietari dei marchi e per reprimere i trasgressori e le richieste di marchi in malafede.

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1) Protezione rafforzata contro la pirateria; 2) Tempi brevi di procedibilità dei marchi; 3) Messa a disposizione dei marchi sonori e delle domande di marchio multiclasse; 4) Rafforzata la tutela dei marchi rinomati; 5) legittimazione ad opposizioni e invalidazioni ristretta; 6) Marchio che procede alla registrazione se l'opposizione fallisce al primo grado di giudizio presso l'Ufficio Marchi; 7) Aumento delle multe, dei risarcimenti e dei danni legali contro la violazione.

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Attualmente, la tempistica per la maggior parte dei casi relativi ai marchi, in particolare opposizioni, cancellazioni, revisioni e ricorsi dinanzi all'Ufficio cinese dei marchi e al Comitato cinese per la revisione e la valutazione dei marchi, può essere lunga. La nuova legge sui marchi stabilisce limiti di tempo specifici per la conclusione dei casi. Dopo aver depositato la nuova domanda di marchio, l'ufficio marchi deve fornire la sua decisione preliminare sulla registrabilità entro nove mesi. Allo stesso modo, nella maggior parte dei casi, i procedimenti di opposizione e di invalidazione devono essere completati rispettivamente entro 12 e nove mesi.

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I tribunali cinesi ora possono riconoscere danni legali significativamente più elevati in casi di violazione che vanno da 500.000 a 3 milioni di RMB (all’incirca da 80.000 a 500.000 dollari). I danni legali vengono riconosciuti nel caso in cui i danni effettivi del proprietario del marchio, il vantaggio per il contraffattore e le royalties per il marchio siano difficili da calcolare. Se la violazione è avvenuta in malafede e il risarcimento è determinato in base ai danni effettivi, ai profitti o ai canoni, il risarcimento può essere moltiplicato fino a tre volte. I proprietari dei marchi hanno inoltre diritto alle spese sostenute per porre fine all'attività illecita.

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I titolari di marchi “noti” possono ora impedire ad altri di utilizzare il marchio su prodotti dissimili se l’uso potrebbe causare confusione e potenzialmente pregiudicare i titolari del marchio notorio. Il governo può conferire lo “status di notorietà” solo in determinate situazioni. Ad esempio, i proprietari possono richiedere lo "status di notorietà" se ritengono che i loro diritti siano stati violati in casi dinanzi all'Ufficio marchi, al Consiglio di revisione e aggiudicazione dei marchi o ad alcuni tribunali popolari. Il riconoscimento come marchio noto dipende da diversi fattori, tra cui l'uso continuativo del marchio, l'ampiezza della pubblicità del marchio, la protezione del marchio e la conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento. Tuttavia, i titolari di marchi noti non possono pubblicizzare che i loro marchi sono legalmente noti, ad esempio in senso elogiativo per scopi di marketing.

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A parte le questioni relative alla registrabilità, la nuova legge sui marchi non consente più alle parti che non sono titolari dei diritti preesistenti o parti interessate di presentare opposizioni o invalidazioni.

Spesso è necessario che terzi presentino opposizioni o invalidazioni. Ad esempio, per prevenire ritorsioni, una parte potrebbe voler presentare opposizioni o invalidazioni a nome di una terza parte non correlata al fine di mantenere riservata la propria identità. Una volta entrata in vigore la nuova legge sui marchi, tale opzione non sarà più disponibile.

Una modifica importante alla Legge sui marchi è che se un’opposizione fallisce a livello dell’Ufficio marchi, che è il primo livello di revisione per un’opposizione, il marchio procederebbe immediatamente alla registrazione. Si tratta di un cambiamento drastico rispetto all'attuale legge sui marchi, in base alla quale l'opponente in una situazione del genere può appellarsi al Trademark Review and Adjudication Board e richiedere un controllo giurisdizionale a due livelli di tribunale.

A meno che gli esaminatori dell’Ufficio marchi cinese non siano disposti a intraprendere la lotta contro i pirati, questo cambiamento alimenterà la pirateria poiché la registrazione di un marchio piratato incoraggerebbe i pirati a chiedere un riscatto ai legittimi titolari dei diritti.

Un punto strategico chiave da tenere presente per le società straniere e i loro avvocati è che questo cambiamento aumenta l’importanza delle prove a sostegno delle opposizioni. È molto importante che vengano prodotte per le opposizioni sufficiente uso, fama e altre prove a sostegno delle opposizioni.

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La registrazione e l'utilizzo di un marchio devono ora avvenire in buona fede, altrimenti il ​​governo potrebbe imporre multe o, in alcuni casi, rifiutarsi di prendere in considerazione future richieste del trasgressore. Le modifiche riguardano specificamente alcune pratiche delle agenzie di marchi, società che sono tenute a registrare marchi per conto dei clienti ma che sono oggetto di notevoli preoccupazioni riguardo alle registrazioni in malafede. In particolare, le modifiche vietano agli agenti di registrare un marchio se sanno, o dovrebbero sapere, che il loro cliente sta cercando di registrare il marchio in malafede. Gli agenti inoltre non possono registrare marchi per proprio conto senza l'autorizzazione del mandante e non possono registrare marchi uguali o simili a marchi non registrati di proprietà di un terzo con il quale l'agenzia ha un rapporto sufficiente a far conoscere all'agenzia il terzo marchio della persona.

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Per richiedere un brevetto per invenzione o modello di utilità occorre prima depositare la domanda, poi presentare la domanda, la descrizione e il suo estratto e presentare le rivendicazioni.

Per richiedere un brevetto per disegno o modello occorre prima depositare una domanda, presentare una richiesta, disegni o fotografie del disegno e indicare il prodotto che incorpora il disegno e la classe alla quale quel prodotto appartiene.

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Gli stranieri che hanno residenze fisse o sedi commerciali, o imprese o organizzazioni straniere situate in Cina, godono degli stessi privilegi dei cinesi nel rispetto della tutela del diritto brevettuale, cioè hanno il diritto di richiedere brevetti come i cinesi fare, o godere della protezione della legge cinese sui brevetti.

Qualsiasi straniero, impresa straniera o altra organizzazione straniera che non abbia una residenza fissa o una sede commerciale in Cina presenti una domanda per un brevetto in Cina, la domanda sarà trattata ai sensi della presente Legge sui brevetti in conformità con qualsiasi accordo concluso tra il paese a cui appartiene il richiedente e Cina, o in conformità con qualsiasi trattato internazionale di cui entrambi i paesi sono paesi membri, o sulla base del principio di reciprocità.

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La pubblicazione anticipata è uno dei sistemi di esame della Cina per la domanda di brevetto. Secondo uno studio condotto in alcuni paesi con un sofisticato sistema di brevetti, un gran numero di invenzioni hanno poche prospettive commerciali, alcune invenzioni non sono ancora mature mentre alcune domande sono presentate per il diritto di priorità. Una ricerca indica che, in generale, un'invenzione avrà poche prospettive pratiche o commerciali se non viene commercializzata entro due anni dalla data di deposito. Per questo motivo, alcuni paesi pensano sempre che non sia necessario spendere così tanta forza lavoro, tempo e denaro per fare un esame approfondito di quelle invenzioni, e lasciano un tempo ragionevolmente lungo agli inventori per vedere il valore delle loro invenzioni e quindi per decidere se applicare o meno l’esame sostanziale. I Paesi Bassi sono il primo paese ad adottare questo metodo, e ora anche la maggior parte dei paesi che hanno un sistema di brevetti adottano il metodo. Questo sistema non è utile solo per l'amministrazione dei brevetti, perché può far risparmiare molto tempo e manodopera, ma è utile anche per i richiedenti perché possono presentare domanda prima o avere il tempo di valutare il valore pratico e le prospettive dell'invenzione prima di spendere tempo e denaro per richiedere un ulteriore esame sostanziale.

Secondo l'articolo 34 della Legge cinese sui brevetti, dopo aver ricevuto una domanda per un brevetto per invenzione, il Dipartimento amministrativo dei brevetti del Consiglio di Stato, dopo un esame preliminare, ritiene che la domanda sia conforme ai requisiti della Legge sui brevetti, la pubblicherà la domanda tempestivamente decorsi diciotto mesi dalla data di deposito.